Los Contratos de Transferencia de Tecnología: En la sociedad actual el avance de la tecnología es algo que ocurre sin apenas darnos cuenta, si lo pensamos no hace tanto tiempo que tener un teléfono con acceso a internet era algo al alcance de muy pocos.
Estamos tan acostumbrados a que cada poco tiempo irrumpa algo nuevo que no nos paramos a pensar cómo ha ocurrido esto, cómo se gestiona esa generación de tecnología.
Hoy vamos a hablar precisamente de eso, vamos a hablar de cómo se transfiere la tecnología desde los centros de investigación y desarrollo (I+D) al mercado. Este proceso se realiza a través de los denominados contratos de transferencia de tecnología.
Pero antes de eso es necesario establecer un poco de contexto, hacer referencia al ámbito en el cual se desarrolla la mayor parte de la actividad de investigación, es decir, las universidades y sus diversos centros de investigación e innovación.
Contexto de los contratos de transferencia de tecnología:
En el año 1983 se promulgó una ley de reforma universitaria en la que se reconocía explícitamente la importancia de la actividad investigadora universitaria para el desarrollo cultural, social y económico de nuestro país. Con esta ley se autorizaba la posibilidad de que las universidades firmasen acuerdos de financiación con empresas públicas y privadas para la realización de la actividad investigadora.
Esta ley de 1983 fue sustituida por la LOU que en su artículo 83 dispone que:
“1. Los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, y su profesorado a través de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación, podrán celebrar contratos con personas, Universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.
- Los Estatutos, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, establecerán los procedimientos de autorización de los trabajos y de celebración de los contratos previstos en el apartado anterior, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan.
- Siempre que una empresa de base tecnológica sea creada o desarrollada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades, el profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios y el contratado con vinculación permanente a la universidad que fundamente su participación en los mencionados proyectos podrán solicitar la autorización para incorporarse a dicha empresa, mediante una excedencia temporal.
El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, regulará las condiciones y el procedimiento para la concesión de dicha excedencia que, en todo caso, sólo podrá concederse por un límite máximo de cinco años. Durante este período, los excedentes tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de antigüedad. Si con anterioridad a la finalización del período por el que se hubiera concedido la excedencia el profesor no solicitara el reingreso al servicio activo, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular.”
Este artículo 83 regula 3 cosas:
- La posibilidad de que las Universidades establezcan acuerdos con entidades públicas y privadas para la obtención de financiación para proyectos de investigación.
- Permite a las Universidades a través de sus estatutos la articulación de los acuerdos a que lleguen las propias universidades para la transferencia de tecnología.
- Las denominadas spin-off o empresas de base tecnológica (EBT) que se crean como consecuencia de la labor de investigación. Esto se complementa con lo dispuesto en el artículo 84 LOU relativo a la aportación de capital social por parte de las universidades.
Contratos de transferencia de tecnología: Del ámbito científico al ámbito empresarial
En este post nos centraremos en los acuerdos a los que llegan las Universidades con las empresas para la transferencia de tecnología desde el ámbito científico al ámbito empresarial.
Como se deduce de lo establecido en el mencionado artículo 83.2 LOU se concede a las Universidades la capacidad de establecer las condiciones de esos acuerdos a través de sus estatutos. Será por tanto la Universidad la que establezca las condiciones esenciales del pacto.
Este pacto o contrato de transferencia de tecnología se rige por las normas del derecho privado, por tanto primará el acuerdo de voluntades. Las cláusulas más relevantes serán aquellas que regulan la titularidad de los derechos de propiedad industrial, teniendo especial relevancia las patentes.
Habría que analizar los estatutos de las diferentes universidades españolas para poder conocer en detalle los aspectos a los que las universidades dan más importancia, pero en general se puede suponer que en todos ellos existen notas comunes.
Utilizaremos como guía la normativa de la Universidad de Santiago de Compostela relacionada con las Patentes.
Esta norma dice:
- A quien corresponde la titularidad de la posible patente. Mencionando a los autores del trabajo en calidad de inventores.
- Se debe indicar quien correrá con los gastos de la solicitud y mantenimiento de la patente.
- Se debe indicar si la empresa tendrá algún derecho preferente para la explotación cuando se prevea que la Universidad sea la titular de la patente. En este caso, se estipularán las regalías que deberá satisfacer la Empresa o se indicará que se fijarán en negociaciones posteriores entre la empresa y la Universidad, a través del Centro de Transferencia Tecnológica.
- Se debe indiciar que pagos deberá satisfacer la empresa a la Universidad en concepto de los beneficios derivados de la explotación de la patente, cuando se acuerde que la empresa sea la titular de la misma.
- Se debe indicar la salvaguardia de los derechos de la Universidad ante la posibilidad de que la empresa subcontrate la explotación comercial da patente.
- Se deben indicar las condiciones de la publicación (permisos necesarios y plazos) de los resultados obtenidos.
Por tanto, además de las cláusulas estándar de todo contrato en donde se identifican a las partes, el objeto del contrato, derechos y obligaciones de las partes, el fuero…lo verdaderamente importante se encuentra en aquellas cláusulas que regulan la explotación comercial y la transferencia de la titularidad de los derechos sobre el resultado de la investigación.
José Sendín
Abogado
SISTEMIUS
